[사이버타임즈(cybertimes)=반민형 특허전문기자]

BM 발명이란?

BM 발명은 Business Method 예컨대, 온라인 경매 방식, 추천 알고리즘 기반 상품 판매, 전자결제 구조 등과 같이 "사업 방법" 또는 "영업 방법"을 구현한 발명으로, 전자상거래, 금융거래, 마케팅, 광고, 플랫폼 운영 방식 등의 비즈니스 아이디어를 기술로 구현한 발명을 의미한다.

발명의 성립성 존부

특허법상, 특허 보호의 대상이 되는 발명은 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것"이며, '자연법칙'이란 사람의 감성, 사고력 기타의 정신적 기능을 제외한 자연계에 존재하는 원리원칙으로서 뉴턴의 만유인력의 법칙, 가속도의 법칙과 같이 과학상의 법칙이외에 물이 높은 곳으로 흐른다거나 통나무가 물에 뜨는 것과 같은 경험칙을 포함한다.

과거에는 '자연법칙'과 관련하여 BM발명이나 인공지능, 소프트웨어와 같이 물리적인 실체가 없는 대상이 과연 '자연법칙'을 이용했는지 여부에 대한 논의가 있었다. 발명의 성립성을 인정받기 위해서는 발명의 구성요소 전체가 자연법칙을 이용하여야 하기 때문이다.

대법원은 "이른바 영업방법(BM)발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하며, 출원발명이 자연법칙을 이용하고 있는지 여부를 청구항 전체로서 판단하여야 한다[2007후265]"라고 하여 BM발명의 발명의 성립성을 인정하기 위한 구체적인 기준을 제시했다. 현재 심사기준도 컴퓨터 상에서 구현되는 구성으로 한정되는 경우 발명의 성립성을 인정하고 있다.  

즉, 단순한 영업 방법이나 사업 아이디어만으로는 발명의 성립성이 인정되지 않으며, 하드웨어(컴퓨터, 서버, 네트워크)와 구체적 연계 또는 정보처리 기술적 수단이 포함되는 경우에만 특허를 받을 수 있다. 소스코드와 같은 소프트웨어 프로그램 그 자체는 저작권으로 보호될 수 있다.

BM 발명의 취약점

BM 발명의 경우 앞서 살펴본 바와 같이 장치와 결합되는 경우 발명의 성립성 요건은 갖추게 되므로 특허 등록을 받는 데에는 무리가 없다. 그러나, BM 발명은 실체가 없는 특성에 따라 권리화 된 이후에도 여러가지 문제가 발생할 수 있다.

먼저, BM 발명의 경우 청구항 기재 방식이 절차·방법 중심이라 명확한 물리적 한계가 없다. 따라서, 

침해 판단 시 권리범위 해석상 모호함으로 인해 IP분쟁이 많고, 변형·우회 설계가 비교적 쉽다.

또한, BM 발명은 권리침해 입증이 매우 어렵다. 기계 장치의 경우 Reverse Engineering을 통해 대응요소를 매칭함으로써 침해 대상물이 특허권을 침해하였는지 여부를 쉽게 분석할 수 있지만, BM 발명은 내부 BLACK BOX로 인해 결과값이나 출력물만을 보고서는 청구항에 기재된 절차나 방법을 사용하였는지 알 수가 없다. 이를 분석하려면, 소스코드와 같은 내부 알고리즘을 실시자로부터 입수하여 비교해야 되는데 Discovery 제도가 없는 한국에서는 침해 여부를 알기가 매우 어려운 실정이다.

BM 발명 특허 전략은?

먼저, 가장 중요한 것은 침해 적발 관점으로 특허 청구항을 설계하는 것이다. 예를 들어, '양분 시나리오' 청구항을 작성할 수 있다. 즉, 외연적으로 드러나는 특징을 외부에서 확인 가능하도록 서로 다른 조건의 입력 데이터를 설계한다. 주된 기술적 특징에 대하여 서로 다른 조건을 입력하고, 부수적인 특징에 대하여는 동일 조건을 입력하여 서로 다른 출력을 획득한다면, 다시 말해 동일한 입력 데이터에 대하여 권리자의 시스템에서 출력된 결과값과 실시자의 시스템에서 출력된 결과값이 동일하다면 내부 알고리즘 구조와 무관하게 권리자의 시스템을 사용했다고 추정할 수 있다.

또한, 청구항을 소프트웨어에 의한 구동되는 '장치의 동작' 자체를 청구항으로 설계할 수 있다. 이 경우도 마찬가지로 내부 알고리즘과는 무관하게, 드러나는 장치의 동작이 특허 기술로부터 필연적으로 발생하는 동작이라면 침해 주장이 가능하다. 

이외에도, 외부의 입증 난이도를 분석하여 분석 결과에 따라 특허로 가져갈지, 노하우로 가져갈지 사전 결정할 수 있으며, 소송 진행전이라면, 증거조사 및 증거보전(특허법 제157조) 제도를, 소송 중이라면 자료제출명령(특허법 제132조) 제도 등을 이용해볼 수 있다.

BM 발명과 같이 특별한 특성을 갖는 발명은 관련 분야 경험이 있는 전문가에게 맡겨야 한다. 특허 등록 절차와 등록 후의 침해주장은 전혀 다른 별개의 절차이므로 등록이 되었다고 한들 BM 특성이 반영되지 않은 특허의 경우 추후 소송에서 무용지물이 될 소지가 다분하다. 특허의 시작은 출원이므로 출원단계부터 침해분쟁을 대비한 전략적인 청구항 설계가 필요하다.

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